深圳市东鹏饮料实业有限公司诉广州东鸿食品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

来源：临沂刑事辩护日期：2020-04-02 13:39:32

审理法院：　广东省高级人民法院

案　　号：　（2018）粤民申7999号

案　　由：　不正当竞争纠纷

裁判日期：　2018年10月07日

广东省高级人民法院

民事判决书

（2018）粤民申7999号

编写人

广东省高级人民法院邓燕辉李金娟

问题提示

商标侵权与商标冲突的区分

案件索引

2017-07-21|广东省中山市第二人民法院|一审|（2017）粤2072民终3545号|

2018-04-09|广东省中山市中级人民法院|二审|（2017）粤20民终6728号|

2018-10-08|广东省高级人民法院|再审|（2018）粤民申7999号|

裁判要旨点】

1.以被诉侵权行为发生时为判断时间点，存在两个或者两个以上的权利，并且两个权利均是在权利范围内行使导致的冲突才属于权利冲突，如果被诉行为发生时，只存在一个权利，或者虽然存在两个权利，但其中一个超出权利范围行使，即滥用权利，就属于侵权纠纷范围，而不再是权利冲突问题。

2.被诉侵权行为发生时，被诉商标尚未获准注册，即便之后再获准注册，本案仍不属于注册商标权冲突问题，不适用《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，法院有权受理。

3.法院经审理认定使用被诉商标的行为侵犯他人注册商标专用权，判决被告停止使用被诉商标，即便之后被诉商标获准注册，被告仍应承担停止使用的侵权责任。

关键词

侵害商标权在后注册注册商标权的冲突司法判决与行政授权

基本案情

本案是原告东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称东鹏公司）起诉由被告广州东鸿食品有限公司（以下简称东鸿公司）、中山市天晨食品饮料有限公司（以下简称天晨公司）生产，由中山市横栏镇波记百货店（以下简称波记百货店）、邹燕萍销售的商品侵害东鹏公司注册商标专用权及不正当竞争纠纷案。

原告东鹏公司成立于1987年，其持有的第1294375号注册商标于1999年7月14日核定使用在第32类无酒精饮料、茶饮料（水）等商品上，有效期续展至2019年7月13日；第572703号注册商标于1991年11月30日核定使用在第32类矿泉水、蒸馏水、无酒精饮料上，有效期续展至2021年11月29日；第1314192号注册商标于1999年9月14日核定使用在第32类无酒精饮料、茶饮料（水）等商品上，注册证上注明放弃“特饮”专用权，有效期续展至2019年9月13日；第11228780号文字注册商标于2013年12月14日核定使用在第32类无酒精饮料、植物饮料、矿泉水（饮料）等商品上，有效期至2023年12月13日；第11528072号注册商标于2014年2月28日核定使用在第32类无酒精饮料、植物饮料、矿泉水（饮料）等商品上，有效期续展至2024年2月27日。东鹏公司于2011年至2019年间许可广州市东鹏食品饮料有限公司、广东东鹏维他命饮料有限公司使用第1294375号、第572703号商标。

2010年至2016年，东鹏特饮宣传广告作为保健食品广告被广东省食品药品监督管理局审查通过允许发布，其中“累了困了，喝东鹏特饮”广告用语、“东鹏特饮”“东鹏饮料”用语及饮料包装、装潢等被发布在浙江卫视、中央电视台等媒体，也发布在全国部分地区的公交车体、室外公共场所上。 2012年4月9日，广东省食品行业协会出具说明，东鹏公司第572703号注册商标的系列饮料于2009年至2011年的年销量、销售额、利润、税收等主要经济指标在广东省饮料行业位居前列；2013年9月9日，该协会出具说明，东鹏公司的第1294375号注册商标系列饮品在我省同行业中名列前茅。2014年，东鹏饮料被认定为“深圳老字号”。第572703、1294375号注册商标分别于2013年、2014年在无酒精饮料上被认定为广东省著名商标。2016年12月5日，商标评审委员会作出的关于第15353335号“东鹏顶美”商标无效宣告请求裁定书中，认定东鹏公司第1294375号注册商标为无酒精饮料上的驰名商标。

东鹏公司根据上述事实主张其不仅享有注册商标专用权，且其生产销售的“东鹏特饮”商品是知名商品，该商品使用的装潢属于知名商品的装潢，也应当受到法律保护。

2016年5月19日，东鹏公司的代理人在波记百货店购买到品名为东鸿特饮维生素运动饮料2瓶，该饮料为东鹏公司委托天晨公司生产。东鹏公司认为，东鸿公司生产的这款运动饮料上突出使用了“东鸿特饮”，侵害了东鹏公司第11228780号、第11528072号两个文字商标，而该款饮料所使用的装潢与东鹏公司知名商品特有装潢相近似，构成不正当竞争。东鹏公司便以侵害商标权及不正当竞争为由向法院起诉四被告东鸿公司、天晨公司、波记百货店以及波记百货店的经营者邹燕萍。

（东鹏公司与东鸿公司的产品图片如下：）

图一：东鹏公司的包装装潢图二：东鸿公司的包装装潢

四被告抗辩称，第一，东鸿公司在运动饮料上使用的“东鸿特饮”，并非商标性使用，且“特饮”是一种特别调制的饮料，东鹏公司对“特饮”二字无专用权。东鸿公司在商品上使用的标识商品来源的商标是图文商标，该商标于2001年10月28日核准注册，核定使用的商品类别为第32类，东鸿公司于2016年3月20日受让取得。因此东鸿公司的行为并未侵害东鹏公司的注册商标专用权。第二，东鹏公司提交的证据不足以证明其生产销售功能饮料是知名商品，被诉侵权的商品使用的装潢与东鹏公司商品上使用的装潢不同，且东鸿公司使用的瓶子已经注册了外观设计专利以及《东鸿特饮美术包装装潢设计》的版权，东鸿公司使用在被诉商品上的装潢是行使自己享有的合法权利，并未侵害东鹏公司知名商品特有装潢，不构成不正当竞争。

本案一、二审均认为被诉侵权运动饮料上使用的“东鸿特饮”属于商标性使用，侵害了东鹏公司第11228780号、第11528072号两个文字商标的专用权。同时东鹏公司的“东鹏特饮”商品属于知名商品，其包装装潢也因设计独特应当认定为特有包装装潢。而被诉侵权商品上使用的装潢与东鹏公司知名商品的特有装潢近似，容易导致消费者误认，构成不正当竞争。

东鸿公司为了能在其被诉商品上使用“东鸿特饮”，于2016年3月28日申请注册第19452225号“东鸿特饮”商标，东鹏公司在初审公告期间提出异议。因一、二审期间，该商标尚未获准注册，因此东鸿公司未以此提出抗辩。2018年4月8日，国家工商行政管理总局商标局作出（2018）商标异字第0000017377号《第19452225号“东鸿特饮”商标核准注册的决定》，驳回了东鹏公司的异议，该决定已经生效。东鸿公司据此向广东省高级人民法院提出再审申请，称其在被诉侵权商品上使用的“东鸿特饮”是使用其合法注册商标的行为，东鹏公司指控东鸿公司使用的“东鸿特饮”侵害了东鹏公司“东鹏特饮”的商标专用权，属于注册商标权之间的权利冲突，应当适用《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条的规定，裁定驳回东鹏公司的起诉。

裁判结果

广东省中山市第二人民法院判决：一、波记百货店、天晨公司、邹燕萍、东鸿公司于判决发生法律效力之日起立即停止侵害东鹏公司第11228780、11528072号注册商标专用权的行为；二、波记百货店、天晨公司、邹燕萍、东鸿公司于判决发生法律效力之日起立即停止使用与东鹏公司“东鹏特饮”知名商品近似的包装装潢的不正当竞争行为；三、天晨公司、东鸿公司于判决发生法律效力之日起立即向东鹏公司支付经济损失及制止侵权的合理费用共80000元；四、波记百货店、邹燕萍于判决发生法律效力之日起立即向东鹏公司支付经济损失及制止侵权的合理费用共10000元；五、驳回东鹏公司的其他诉讼请求。宣判后，三被告不服提出上诉，广东省中山市中级人民法院判决：一、维持一审判决第三、五项；二、变更一审判决第一项为：波记百货店、天晨公司、东鸿公司于判决发生法律效力之日起立即停止侵害东鹏公司第11228780、11528072号注册商标专用权的行为；三、变更一审判决第二项为：波记百货店、天晨公司、东鸿公司于判决发生法律效力之日起立即停止使用与东鹏公司“东鹏特饮”知名商品近似的包装、装潢的不正当竞争行为；四、变更一审判决第四项为：波记百货店于判决发生法律效力之日起立即向东鹏公司支付经济损失及制止侵权的合理费用共10000元；五、邹燕萍对波记百货店应支付的款项承担补充清偿责任。东鸿公司不服二审判决提出再审申请，广东省高级人民法院再审审查裁定：驳回东鸿公司的再审申请。

法院认为

法院生效裁判认为：

一、关于被诉侵权商品上使用的“东鸿特饮”是否侵害了东鹏公司第11228780号、第11528072号两个文字商标的专用权的问题。生效裁判认为，首先，东鸿公司主张“特饮”是通用名称的依据不足，东鹏公司已经核准注册商标，就享有对的专用权。第二，判断是否属于商标性使用的一个重要要件是该使用行为是否发挥识别商品来源的功能。东鸿公司将使用在其商品包装、装潢上，并且是使用在商品的显著位置，该使用方式能够用于识别商品的来源，因此，东鸿公司使用的构成商标性使用。第三，第11228780号、第11528072号注册商标、核定使用的商品范围是饮料，与被诉侵权商品属于同类商品。将被诉侵权标识与注册商标、进行比对，两者发音只有“鹏”与“鸿”不同，发音区别较小，整体上均由四个汉字组成，字形“鹏”与“鸿”结构相同，二者构成近似。因此，被诉侵权标识构成对注册商标、专用权的侵害。东鸿公司、天晨公司、波记百货店、邹燕萍认为不构成商标侵权的理由不成立，不予采纳。

二、关于四被告是否构成不正当竞争行为的问题。生效裁判认为东鹏公司提供的大量证据足以证明其生产销售的东鹏特饮属于知名商品，商品瓶身的形状、图形、色彩及其各要素之间的组合均不属于惯常的饮料类商品的通用包装及其装潢，具备显著性，构成特有的包装、装潢。东鸿公司使用的包装、装潢与东鹏公司使用的包装、装潢构成近似，侵害了东鹏公司知名商品的特有装潢，构成不正当竞争。对于东鸿公司关于其对被诉商品的装潢享有外观设计专利权以及相应版权的抗辩，生效裁判认为，东鸿公司主张上述权利均属于在后权利，不能对抗东鹏公司知名商品的特有装潢权，因此该抗辩不能成立。

三、对于东鸿公司再审主张其使用“东鸿特饮”属于合法使用注册商标的抗辩的问题。广东高院认为，东鸿公司使用“东鸿特饮”的被诉侵权行为在先，二审判决生效后东鸿公司才获准注册“东鸿特饮”商标，因此本案不属于《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定的商标权冲突的情形，无需先向商标行政主管机关申请解决。东鸿公司使用“东鸿特饮”侵害了东鹏公司注册商标专用权，应当承担停止使用等侵权责任。

案例评析

本案的第一个焦点问题 “东鸿特饮”是否是商标性使用的问题，属于一般商标侵权、不正当竞争纠纷案件中常见的问题，笔者在此不再赘述。这个案件最有趣的部分是涉及到两个权利冲突的问题。第一个权利冲突，是一、二审中的第二个焦点问题，即东鹏公司生产销售的“东鹏特饮”知名商品特有装潢权与东鸿公司享有的外观设计专利权、著作权之间的冲突。第二个权利冲突是再审申请的焦点问题即东鸿公司在二审判决生效之后获得的“东鸿特饮”注册商标专用权能否对抗东鹏公司享有的“东鹏特饮”商标专用权。

（一）何为权利冲突?

权利冲突是指在由同一个知识产权客体衍生的两项或者两项以上相互矛盾或抵触的知识权利并存的现象。造成权利冲突的原因，一方面是因为人们享有知识产权并不在于对知识产品的“占有”，而主要表现为认识、利用。知识产权的“权利边界”不像有形财产权那样直观，知识产权侵权与否的判定也存在一个“模糊区”；另一方面，不同知识产权产生的方式有所不同，有的是自动产生（如著作权是自创作完成即自动产生，知名商品的包装装潢是基于经营使用使得其具有一定知名度而产生）；有的是要经过行政授权产生（如商标权是经商标局核准注册，专利权是经国家知识产权局审查授权），而对不同知识产权的审查授权部门又不同，从而导致各种权利并未能得到完全协调统一，而当这些不同的知识产权为不同的主体享有时，就会产生权利冲突。

（二）目前处理知识产权权利冲突的解决依据和问题

现行知识产权采用的是分散立法模式，缺乏统一的原则。知识产权各部门法在制定、修订过程中一般会或多或少地注意与相关知识产权单行法的协调，但其程度相当有限。为解决权利冲突，2008年最高人民法院根据审判实践达成的共识，制定并发布《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《冲突规定》），对于实践中常出现的一些争议问题作出了明确规定，给部分权利冲突纠纷的审理提供了法律依据。但是该规定毕竟尚不全面，并未涵盖所有权利冲突纠纷问题，因此法官在审理解决具体权利冲突纠纷时应当准确把握《冲突规定》中关于权利冲突纠纷解决的原则和思路，有效解决案件纠纷。

（三）审理知识产权权利冲突纠纷的基本原则

知识产权权利冲突的审理过程就是对冲突利益进行平衡后的价值选择过程。笔者认为，在处理知识产权权利冲突时应当考虑如下原则：

一是保护在先权利原则，在发生冲突的权利之间存在先后顺序时，保护在先权利是处理知识产权权利冲突最基本的一项法律原则，包括两个方面的内容，一是要求在后权利的取得不得侵犯在先权利，如专利法和商标法对权利的授权上均体现出了对在先权利的保护[1]。二是如果在后权利是通过侵犯在先权利的方式取得的，在先权利人可以通过诉讼禁止在后权利的行使。也就是说即便在后权利取得了合法的外衣，但依然无法据此取得对抗在先权利的能力，依然要承担避免与在先权利发生冲突的避让义务。这里需要说明的是《冲突规定》第一条规定了人民法院不受理注册商标权间的权利冲突纠纷，这是知识产权权利冲突纠纷解决机制中“保护在先权利”原则的唯一例外，最高人民法院之所以作出该规定，主要考虑到现行商标法设置了较为完善的法律纠纷程序，且为维护现行的商标全国集中授权制度所采取的特别规定[2]。

二是要维护诚实信用原则，如诚实信用原则要求权利人在权利的取得和使用过程中，均遵循诚实信用原则。前述不管是商标法还是专利法，均通过排除恶意取得的方式以达到维护公平竞争的目标，因此在审理已经取得授权的知识产权权利冲突问题上，也应坚持这一点。这一原则排除了以欺诈、仿冒、引人误认或者误解等方式利用他人市场信誉或者优势取得经济利益的合法性，也排除了因恶意模仿假冒他人知识产权或者欺诈知识产权部门取得的权利的合法性。

三是权利、利益平衡原则，知识产权制度本身是平衡个人利益与个人利益之间，个人利益与社会公共利益之间的调节器，在处理知识产权权利冲突时，兼顾利益之间的平衡时很必要的，在充分尊重和保护在先知识产权的同时，也要注意避免在先权利的滥用，使相互协调，使知识产品得到最有效的利用。

（四）对于标识类知识产权权利冲突的处理思路

对于标识类知识产权权利的冲突是指对于有标识商品来源功能的各项权利之间的冲突，如商标权与商标权，商标权与企业名称权，企业名称权之间等。标识类知识产权主要起到区分商品或者服务来源的功能，它凝聚着权利人的商誉及背后的经济利益，同时也是相关消费者借以选择商品或服务的主要途径。因此，在审理标识类知识产权权利冲突时，除了坚持上述原则之外，还应当注重保护消费者的利益，避免造成消费者的混淆，也就是说必须坚持“避免混淆”原则。

笔者认为，在坚持上述原则的情况下，审理标识类知识产权权利冲突的思路可以总结如下：

第一步是确定是否存在权利冲突。以被诉侵权行为发生时为判断时间点，存在两个或者两个以上的权利，并且两个权利均是在权利范围内行使导致的冲突才属于权利冲突，如果被诉行为发生时，只存在一个权利，或者虽然存在两个权利，但其中一个超出权利范围行使，即滥用权利，就属于侵权纠纷处理范围，而不再是权利冲突问题。例如《冲突规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。从该规定可以看出，对于注册商标权冲突问题，最高院的规定是不予受理，但当被告超出授权范围使用注册商标，该行为便已经不再是权利冲突的问题，而属于一般侵权的问题，采用一般商标侵权解决思路解决即可。

第二步，构成权利冲突时纠纷的处理规则和方法[3]。在确定原被告之间存在权利冲突后，就应当根据权利冲突解决原则做出判决。目前在司法实践中，一般都简单化处理，直接判决被告（在后权利人）停止相关行为、赔偿损失，而没有对导致冲突的原因进一步分析进而作出不同的判决。笔者认为，应当综合考虑在后权利的取得和行使主观上是否存在恶意或者过错，是否违反诚实信用原则，客观上是否导致不正当竞争等因素，具体认定被告的责任。（1）如果被告违反了反不正当竞争法的规定，构成不正当竞争，应当承担停止侵权行为并赔偿损失的责任。据此，法院在判决时应当判决被告停止会导致权力冲突的行为。（2）如果被告取得在后权利没有主观上的恶意，也不违反诚实信用原则，不能被认定为不正当竞争，但如果允许被告继续之前的行为会导致侵害在先权利，也有可能导致消费者混淆产品或者商品来源，损害消费者的利益，此时，根据保护在先、避免混淆等原则，应当对在后权利的行使进行一定的限制，例如加上区别性标志等等。

回到本案，开篇提到的两个问题就可以采用上述思路解决：第一个问题，东鸿公司是否侵害了东鹏公司知名商品特有装潢，构成不正当竞争的问题。本案中，东鹏公司主张东鸿公司侵害了其知名商品特有装潢，而东鸿公司主张其对商品的瓶身享有外观设计专利权，对瓶贴享有《东鸿特饮美术包装装潢设计》的登记版权，东鸿公司使用涉案装潢是行使合法权利，因而不构成侵权。首先，要确定这是否属于权利冲突的问题，根据东鹏公司提交的证据可以认定东鹏公司生产的“东鹏特饮”属于知名商品，其采用的装潢属于特有装潢，因此东鹏公司享有知名商品特有装潢权。而对于东鸿公司主张的专利权，已经于2015年11月30日被宣告无效，根据专利法的规定，专利被宣告无效则视为自始无效，因此东鸿公司的涉案专利权视为自始不存在，因此本案就不存在东鹏公司知名商品特有包装装潢权与东鸿公司外观设计专利权的冲突问题。第二，东鸿公司主张其享有《东鸿特饮美术包装装潢设计》的版权，依据是其2016年12月7日到版权局办理的版权登记证书。对于东鸿公司的该项主张，严格意义上讲，由于东鸿公司登记的《东鸿特饮美术包装装潢设计》与东鹏公司在先公开的包装装潢相近似，东鸿公司有必要进一步证明其作品的独创性，在东鸿公司未能举证的情况下，仅凭版权登记尚不足以将《东鸿特饮美术包装装潢设计》定性为著作权法意义上的作品予以保护，即不能认为东鸿公司享有著作权。因此本案也不存在东鹏公司知名商品特有包装装潢权与东鸿公司版权之间的权利冲突。退一步讲，如果东鹏公司能证明其《东鸿特饮美术包装装潢设计》的独创性而获得版权保护，本案属于权利冲突。则案件的审理就进行到第二步，根据权利冲突解决原则做出判决。本案中，东鹏公司的知名商品特有包装装潢权属于在先权利，东鸿公司的版权属于在后权利，东鸿公司在明知东鹏公司的商品具有较高的知名度的情况下，仍然将其与东鹏公司知名商品装潢近似的作品用在同类商品上，其攀附东鹏公司知名度的主观恶意明显，该行为容易导致相关公众的混淆误认，因此应当判决东鸿公司的行为构成不正当竞争，应当停止使用涉案作品。

本案第二个问题，东鸿公司使用的“东鸿特饮”是否侵害了东鹏公司“东鹏特饮”文字商标的专用权。本案中，东鹏公司在第32类（水）饮料上享有“东鹏特饮”文字商标的专用权。东鸿公司称其在32类上也有“东鸿特饮”商标专用权，东鸿公司据此主张本案属于注册商标权的权利冲突问题，法院应当根据《冲突规定》第一条规定，不受理本案。对此，笔者认为，还是要根据前述权利冲突解决思路来审理本案：首先，确定是否存在权利冲突，即应当以被诉侵权行为发生时确定是否存在两个或者两个以上的权利。本案中，被诉侵权行为发生时，在后商标“东鸿特饮”尚未获得授权，因此本案不存在两个权利，不属于权利冲突问题，而是一般商标侵权问题，因此不适用《冲突规定》第一条的规定，法院有权受理，因此关于东鹏公司主张法院不应受理的再审申请缺乏法律依据，不应支持。第二，对于侵权判决已经生效后，东鸿公司是否有权以被诉商标已经核准注册为由，主张不执行生产裁判关于“停止使用被诉商标”的判决的问题，笔者认为，《冲突规定》第一条第一款只是对于注册商标权权利冲突时法院受理问题作出的限定，但在确定法院有权受理之后，对于因之后的获准注册导致新的权利冲突出现的情况下，仍应当按照如前所述“保护在先权利”、“维护诚实信用”“避免混淆”等原则解决权利冲突问题。本案中，东鸿公司在明知东鹏公司“东鹏特饮”享有较高的知名度，且二者之间就相关商标及包装装潢发生纠纷进行诉讼，仍申请注册被诉商标“东鸿特饮”，其主观上攀附东鹏公司注册商标知名度的恶意明显，应当支持保护东鹏公司的在先权利，判令被告停止会导致权力冲突的行为，即即便被告在判决后其被诉商标获准注册，其仍应当承担“停止使用被诉商标”的避让义务。

深圳市东鹏饮料实业有限公司诉广州东鸿食品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

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